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第28类“思x特”商标无效宣告案

来源;本所案例

一、基本案情:

2016年03月11日,厦门某进出口公司(以下简称被申请人)向商标局申请注册第28类“思x特”商标(以下简称争议商标),2017年04月21日,争议商标被核准注册,核定使用在第28类“游戏器具,玩具,棋,运动用球,锻炼身体器械,体育活动器械,轮滑鞋,钓鱼用具,射箭用器具,游泳池(娱乐用品)”等商品项目上。2017年07月10日,厦门某公司(以下简称申请人)向商标评审委员会提出无效宣告申请,请求宣告争议商标无效。

二、主要作法

争议商标与申请人商标对比如下:


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争议商标 


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 申请人商标(一)  

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申请人商标(二)

第一,根据《商标法》第三十二条规定的“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”中“在先权利”包括著作权。判定争议商标的注册申请是否损害他人的在先著作权,须考虑他人所述的作品是否构成我国著作权法保护的作品,他人是否对涉案作品享有在先著作权、争议商标与涉案作品是否构成实质性近似及系争议商标所有人是否存在接触涉案作品的可能等因素。

在本案中,首先,申请人所述的涉案作品表现形式独特,具有一定的独创性,属于我国著作权法保护的美术作品。其次,申请人提交的版权证书及著名商标证书等证据显示涉案作品创作完成日期早于争议商标的注册申请日,并对涉案作品享有著作权。再次,申请人于2015年参加厦门工业博览会,2016年1月厦门卫视对申请人进行报道时显示出该图样,该事实可证明涉案作品于争议商标注册申请日以前已公开展示,被申请人有接触涉案作品的可能。最后,争议商标的英文部分只比申请人商标多了一个字母,而后半部分的整体外形及字母组成形式完全一样,因此争议商标完整包含了涉案作品,并未实质性改变涉案作品的构造,二者已构成著作权法意义上的实质性近似。综上诸因素,被申请人未经申请人许可或同意,将与申请人享有著作权的涉案作品作为商标的显著组成部分申请注册,已损害了申请人的在先著作权,构成了《商标法》第三十二条所指“损害他人现有的在先权利”之情形。

第二,在争议商标申请注册之前申请人已经在先登记并使用其字号。申请人成立于2004年,自成立公司以来申请人一直以申请人字号及两个申请人商标进行产品推广使用,10多年来,申请人累计制造3000多套自动化装备,凭借着多年来在数字化工厂的设计实施案例,申请人成为智能制造领先企业。申请人和被申请人同处福建省厦门市,且争议商标中文部分与申请人在先字号和商标完全一样,容易使相关公众造成混淆,从而可能损害申请人利益。

第三,被申请人的行为违反了《商标法》第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册的”的规定,被申请人自2016年至今,名下申请的商标多达50件,除了与申请人的相同和近似的商标就达9件外,还包括其他具有一定显著性和知名度的商标名称,涉及的类别包括商品和服务类别多达27类,被申请人囤积商标嫌疑极大且明显缺乏真实使用意图。

三、裁定结果:

2018年3月22日,商标评审委员会依照《中华人民共和国商标法》第三十二条、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,裁定:争议商标予以无效宣告。

四、典型意义:

《中华人民共和国商标法》第四十五条规定:“已经注册的商标,违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的,自商标注册之日起五年内,在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效”。

《中华人民共和国商标法》三十二条规定:“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”对于本条文中的在“先权利”是指在系争商标申请注册之日前已经取得的,除商标权以外的其他权利,包括字号权、著作权、外观设计专利权、姓名权、肖像权以及应予保护的其他合法在先权益。

对于在先著作权的保护:未经著作权人的许可,将他人享有著作权的作品申请注册商标,应认定为对他人在先著作权的损害,系争商标应当不予核准注册或者予以无效宣告。所适用要件:(1)在系争商标申请注册之前他人已在先享有著作权;(2)系争商标与他人在先享有著作权的作品相同或者实质性相似;(3)系争商标注册申请人接触过或者有可能接触到他人享有著作权的作品;(4)系争商标注册申请人未经著作权人的许可。本案中被申请人的行为满足上述适用要件,已构成对他人在先著作权的损害,构成了《商标法》第三十二条所指“损害他人现有的在先权利”之情形。

该案作为反面教材,警示商标申请人别一时侥幸为图省事方便,而随意网上“借用”属于他人的作品且不加以修改设计来申请注册商标,一旦被权利人所发现,因此所付出的代价就不单单仅是“一笔商标注册费”。同时也提醒所有的商标申请人:商标申请时,那些具有设计感、独创性的作品注意标识著作权归属,必要时同时做好版权登记保护,建立商标使用证据档案,确保可随时出具完整的商标使用证据链,对于保护申请人商标具有决胜性的意义。

 

代理人:吴婷婷

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